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【案号】
（2015）徐民三(知)初字第1321号
（2017）沪73民终299号
【裁判要旨】
两个注册商标冲突案件中，在后注册商标被撤销或无效的决定对于之前的使用行为原则上没有溯及力，但在后注册商标权人申请注册时存在恶意的，在先商标权人可以主张相关使用行为构成侵权。行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别。前者应当考虑被异议商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，被异议商标便不应准予注册；后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。
【案情简介】
原告于1998年在第5类化学医药制剂商品上注册取得“悉能”商标，有效期至2018年9月27日。被告于2004年在第5类医药制剂、人用药、针剂等商品上申请注册“希能”商标，2010年，原国家工商行政管理总局商标局基于原告的异议裁定被告商标不予注册，商标评审委员会于2011年决定被告商标予以核准注册。之后，北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院分别判决维持商评委的决定。2015年7月，最高人民法院再审撤销了商评委的决定，要求商评委重新作出裁定。2015年10月28日，商评委重新作出被告商标不予注册的决定。原告遂起诉，认为被告于2004年起使用“希能”商标的行为构成侵权，要求法院判令被告停止侵权并赔偿损失。
一审法院认为，被告商标系恶意申请，且未经注册核准，被告不享有注册商标专用权，被告在其生产的涉案药品上使用被诉标识，足以导致相关公众误认、混淆，其行为构成对原告所享权利商标注册专用权的侵害。二审法院认为，被告在相同商品上使用与权利商标近似的标识，主观上存在恶意，客观上容易导致混淆，构成对权利商标的侵害，故判决驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
本案系典型的商标行政、民事交叉案件，被告于2004年申请并使用被控侵权标识，该标识虽然经行政诉讼认定应以核准注册，但最终被最高人民法院再审判决撤销。由此产生的问题是原告能否主张被告于商标撤销前的使用行为构成侵权，商标民事侵权诉讼与行政授权确权诉讼中关于混淆误认的判断是否存在区别。
一、本案是否属于两个注册商标的争议
首先，被告对于被诉标识在2007年3月28日起确曾取得注册商标专用权。根据商标法第三十六条第二款的规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。本案中，被诉标识初步审定公告后，原告提出异议，该异议经北京市高级人民法院二审判决后，商评委关于被诉标识准予注册的复审决定已经生效，故原告自初步审定公告三个月期满之日起即2007年3月28日取得被诉标识商标专用权。其次，被告对于被诉标识的商标专用权因最高人民法院于2015年7月1日作出的行政判决而被撤销。2015年7月1日，最高人民法院再审撤销了相关被诉标识准予注册的行政判决以及商评委的复审裁定书，并责令商评委重新作出裁定，商评委重新裁定亦认为被诉标识不予核准注册，截止本案审理时，并无证据表明被诉标识已经获得注册。故被告不再享有被诉标识的注册商标专用权，本案不属于注册商标之间的争议，一审法院有权对本案进行审理。
二、注册商标被撤销后对之前使用行为的溯及力
商标法第四十七条第二款规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。该规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定，对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力，即在先的注册商标权人是否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。我们认为，商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。但是，商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。因此，通常所理解的“两个注册商标之间的争议，人民法院不予处理”的规定，应当指两个合法有效注册商标之间的争议，如果在后注册商标的申请或使用存在恶意，人民法院应当予以处理。同理，商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
三、行民交叉案件中混淆误认的区别与判断
被诉标识注册商标被撤销前的使用行为是否构成侵权，取决于两个方面的判断，一是被告主观上是否存在恶意；二是被告使用被诉标识的行为是否容易导致混淆误认。对于前者，行政授权确权诉讼和民事侵权诉讼的判断并无不同，本案中，被告与原告同处于江苏省，且生产、销售的产品为疗效近似的抗生素药品。在原告使用权利商标多年后，被告在基本相同的商品上申请注册并使用与权利商标近似的标识，且不能对采用“希能”商标作出合理的解释，故主观上可以认定存在恶意。但需要引起注意的是混淆误认的判断。有观点认为，在商标授权确权行政诉讼中，相关法院已经做出了被诉标识的注册容易与原告商标产生混淆误认的判断，故民事诉讼中应当作出相同的认定。但我们认为，行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别。前者应当考虑被异议商标核定使用的所有商品类别，只要在任一商品上存在混淆可能性，被异议商标便不应准予注册；后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。因此，行政授权确权案件中对于混淆误认的判断要严于侵权民事诉讼。即存在行政诉讼中认定存在混淆误认，但民事侵权诉讼中认定实际使用的商品不会与原告混淆误认的可能性。本案中，被诉标识核定使用的商品包括医药制剂、人用药、针剂、片剂、水剂等，但实际使用的商品为“头孢丙烯干混悬剂”；故本案中不宜直接根据最高人民法院的再审判决认定被诉标识实际使用的商品也容易使相关公众产生混淆误认，在民事诉讼中仍应根据实际使用的情况判断被告的使用行为是否容易导致混淆误认。考虑到被诉标识与权利商标所使用的商品均为医药制剂类，属于相同商品，被诉标识与权利商标的发音相同，二者运用文字的方式和风格非常接近，而且涉及的商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准。我们最终认定被告实际使用被诉标识的行为容易导致混淆误认，故被告的行为构成侵权。
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